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　　中国是采取商标注册保护制度，商标权保护又有地域性限制，很多国外企业因未能及时在中国进行商标注册而遭遇侵权指控。东莞商标注册公司就曾处理过一个这样的案件。该美国公司以及其十余家经销商陆续收到商标注册人的侵权警告函，经销商纷纷向美国公司反馈，产品销售受到严重影响。美国公司表示其在中国通过直销和经销商销售产品多年，突然遭到侵权指控感到十分不安和不解。经过初步取证和分析，我们给客户做了不侵权抗辩分析，并通过在先使用抗辩赢得了法院的支持，消除了客户在中国面临的侵权风险。现实中，与这家美国企业有着相似经历或情况的不止一家，遇到这种情况被控侵权人应如何运用在先使用抗辩化解危机呢? 我们就结合处理该案的经验与大家做个分享。

一、在先使用抗辩成功需满足的条件

　　2013修订的商标法第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”由此商标法增设了商标在先使用抗辩制度，此前商标法中仅针对确权领域有提及在先使用权，在民事对抗救济领域并无直接的法律规定。该制度有利于更好地实现在先使用的未注册商标所有人与注册商标权利人之间的利益平衡，体现了商标法对商标使用价值的重视。同时该制度也有利于遏制商标的恶意抢注，是新商标法中的一个亮点。但是注册保护制度仍然是我国现有的商标保护的基本原则，未注册商标只有在符合严格条件下才能获得保护。

　　结合目前司法审判和我们的办案经验，在先使用抗辩要获得法院支持，一般需要同时满足以下条件:

　　1. 使用相同或者近似商标的时间要件

　　对在先时间的比对节点问题，主要存在两种观点，部分观点认为商标使用的时间节点只要早于注册商标申请日即可；另一部分观点认为在先使用的时间要求是既要早于注册商标的申请日，同时亦必须早于该注册商标注册人使用该商标标志的时间。东莞商标注册代办认为，由于在先使用抗辩的设置是在注册保护制度下，为体现商标的使用价值和利益平衡所做的例外保护，当注册商标在申请日前已经被商标权人使用时，抗辩人的使用是否在先应当与注册商标权人的使用日期进行比较更符合现有的注册保护制度精神。2019年最高人民法院(2018)最高法民再43号“理想空间”案对该时间要件即采用了第二种观点。相信该判决对未来司法认定商标在先使用时间要件时将产生导向性影响。

　　至于商标使用的具体表现形式则参考商标法48条关于注册商标使用的规定，即将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

　　2. 在先使用的商品范围要件

　　在先使用人必须是将未注册商标在与注册商标核定使用的商品或服务相同或者类似的商品或服务上进行的使用。在不相同或者不类似商品或服务上的商标使用行为，不属于第59条三款在先使用不侵权抗辩事由的范畴。

　　3.在先使用的标志是与注册商标相同或近似

　　同上一条要件，如在先使用的标志与注册商标不相同也不近似，则不属于第59条三款在先使用不侵权抗辩事由的范畴，抗辩人可以依据商标法的其他条款进行抗辩。

　　4.在先使用商标需具有影响力

　　商标法未对本条中“有一定影响”的判断标准做出进一步的明确，因此实践中律师对于”有一定影响”应当从哪些法方面举证，达到何种高度才符合抗辩要求存有一定困惑。纵观商标法，我们注意到第三十二条关于商标抢注部分的规定中有使用到有一定影响，”申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。 《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条第二款对该条款中的“有一定影响”的认定提供了判定方法：“在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响。”因此，东莞商标注册公司认为在第59条的抗辩举证时也可以参考上述司法解释，从未注册商标使用的持续时间，使用区域、销售量或广告宣传几个方面去证明使用的影响力。从目前的司法实践看，法院多亦多是从上述几个方面考虑在先使用是否具备了一定影响力。

　　2019年最高人民法院(2018)最高法民再43号“理想空间”案判决中对本条件评述时指出，在先使用人对该未注册商标的使用，须在商标注册人申请商标注册日和使用日之前，就已经具有一定影响。商标注册人提出商标注册申请之后或者商标注册人使用该商标之后，在先使用人继续使用该商标的证据不应作为“一定影响”的考量因素。

　　至于上述证据最低要到何种程度才能算有一定影响力，东莞商标注册公司认为在适用本条时对于影响力的要求不宜过高。在先使用人的证据需达到能证明使用人是将该标识作为识别商品来源的方式进行了使用，且该标识在相关公众中也确实已经起到了识别商品来源的作用，即该商标与在先使用人之间建立起了对应联系即可。因本条是对注册商标禁用权的制衡，旨在平衡在先使用人诚信经营产生的商誉利益与注册商标产生的注册商标权之间的利益而设置的抗辩性条款，并非确权性条款亦非对抗注册商标有效性的条款，仅赋予在先使用人有限的继续使用的权益。至于在先使用影响力的高低对案件判定的影响可以在确定“原有范围”时予以考虑。

　　5.在先使用的商标需在原有范围内使用

　　对于原有范围因法律没有进行细化和明确，存在多种不同的理解，如有理解为原有的地域范围，原有的商品范围，原有的销售规模，原有的销售渠道等。笔者认为因注册保护仍是我国的商标保护的基本原则，对未注册商标的保护应当采用严格标准，对在先使用产生的商誉进行有限的保护，避免冲击到注册保护制度。原有范围首先应当理解为限定为原有的商品使用范围，商标的基本功能是识别商品来源，商标是基于与商品的结合才产生价值，因此这个原有范围应当包括原有的商品使用范围，在先使用人的使用一旦超过原有的使用范围，则构成对注册商标权的侵害。

　　其次这个原有范围还应包含原有的地域范围，这个地域范围应当由在先使用人的证据可证实的在先商标使用形成的商誉影响力的范围来确定。在先使用人能够继续使用的范围与其在先形成的商誉范围应当相匹配。这样既能维护了既有市场秩序和在先使用人的商誉，也能避免对注册商标权人的利益造成重大影响，进而影响到注册商标制度的稳定。

　　2019年最高人民法院(2018)最高法民再43号“理想空间”案判决中也明确指出，原有范围的判断应以在先使用人使用其未注册商标所形成的商誉所及的范围为主要判断依据。同时在该判决中专门对原有使用范围的理解做了论述，指出商标法在本条中强调的是使用范围而非使用规模，因此在确定原有范围时应当主要考量商标使用的地域范围和使用方式，同时指出使用该商标的商品产能、经营规模等可以在个案中作为考量因素予以考量。故通过此判决最高院给出了原有范围判定的基本判断要素，同时也考虑到实际使用情况的千差万别，给个案的判定预留了空间。

二、东莞商标注册代办公司给企业的几点小锦囊

　　商标未注册可能使企业暂时处于被动，若能及时请专业人士制定应对策略，采取积极有效的措施，则可能使企业转危为安，柳暗花明。以下几条应对小锦囊企业可以考虑根据实际情况合理运用。

　　1、第一时间提交商标注册申请，尽快获得注册商标权；

　　2、在先使用人如遇到注册商标权人的侵权警告或诉讼，可运用在先使用抗辩，积极搜集组织证据，做不侵权抗辩；

　　3、在先使用人要积极运用法律手段，对注册商标提起无效，釜底抽薪，清除商标使用风险和注册障碍；

　　4、商标获得注册之前，应规范使用在先使用的未注册商标，注意与已注册商标进行区分和避让；

　　5、在先商标使用人应注意妥善保存商标的使用证据，做好防御准备。