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　　商标存在不予注册的情形时，通过商标转让能否消除注册障碍？近日，围绕第28733160号“阿德科特”商标（下称诉争商标）引发的商标申请驳回复审行政纠纷一案，北京市高级人民法院在判决中指出，商标申请人的经营范围包括知识产权代理，属于经有关部门登记从事商标代理业务的服务机构，对是否实际从事商标代理业务以及存在转让的情况，不影响诉争商标申请时申请人属于商标代理机构的主体性质，不能消除代理机构注册代理服务以外服务的商标障碍。

　　据了解，诉争商标由上海雅力信息科技有限公司（下称雅力公司）于2018年1月提交注册申请，指定使用在教育等41类服务上，后经核准转让予阿德科特学校有限公司（下称阿德科特公司），该公司系英国阿德科特女子学校的关联公司。2018年，英国阿德科特女子学校在上海设立分校，由雅力公司的关联企业运营。

　　2018年10月，诉争商标的注册申请被原国家工商行政管理总局商标局驳回后，阿德科特公司向原国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称原商评委）申请复审称，虽然雅力公司的经营范围包含知识产权代理，但该公司实际未从事知识产权代理业务，且诉争商标已转让至阿德科特公司，而该公司为教育服务类机构，不存在商标法第十九条第四款所指“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”的情形，故诉争商标应予初步审定。

　　原商评委经审理认为，阿德科特公司的经营范围包括知识产权代理，属于商标法第十九条第四款规定的商标代理机构。诉争商标指定使用在教育等服务上，已构成上述条款所禁止的情形。虽然雅力公司后将诉争商标转让予阿德科特公司，但商标法第十九条第四款的规定作为强制性法律规范，目的是禁止商标代理机构在代理服务之外的商品或服务上申请注册商标。一旦诉争商标的注册申请通过初步审定，商标代理机构可以通过转让其他企业的方式注册非代理服务商标，可能会在客观上起到纵容商标代理机构违背诚实信用原则利用自身业务优势恶意抢注商标的行为。因此，雅力公司将诉争商标转让予阿德科特公司不能被视为注册障碍消除的情形，故作出驳回诉争商标注册申请的复审决定。

　　阿德科特公司不服上述复审决定，随后向北京知识产权法院提起行政诉讼，但未能获得支持，其继而向北京市高级人民法院提起上诉。

　　北京市高级人民法院经审理认为，雅力公司申请注册诉争商标时，经营范围包括知识产权代理，属于从事商标代理业务的服务机构，雅力公司是否实际从事商标代理业务以及诉争商标转让给阿德科特公司的情况，不影响诉争商标申请注册时雅力公司属于商标代理机构的主体性质。因此，诉争商标指定使用在教育等服务上，违反了商标法第十九条第四款规定，据此驳回了阿德科特公司的上诉请求，维持一审判决。（王晶）

　　行家点评

　　马君丽 国家知识产权局商标局 商标审查员：北京市高级人民法院于2019年4月公布的《商标授权确权行政案件审理指南》中，关于商标法第十九条第四款的适用，明确诉争商标的转让不影响主体的认定，即在商标评审程序中，诉争商标从商标代理机构转让至非商标代理机构名下的，可以适用商标法第十九条第四款的规定进行审理。该案中，诉争商标系由营业执照经营范围包含知识产权代理服务的雅力公司申请注册，但诉争商标指定使用的教育等服务与知识产权代理并无实际关联，超出了《类似商品和服务区分表》对应群组的范围，即使通过转让至有直接相关服务内容的市场主体也不能消除商标注册的障碍。

　　实践中，对商标法第十九条第四款的适用一直较为严格，该规定中所指的商标代理机构囊括了营业执照中登记有知识产权代理服务的公司及虽然未登记备案但实际从事商标代理业务的公司。针对该规定适用的商标状态，应自提交商标申请直至商标进入司法审判之时。因此，无论是诉争商标的转让，还是商标权利人变更营业执照范围均不能排除适用该条款。商标转让、营业执照变更、增加或删减营业范围等的周期较短，但商标一旦被核准注册，商标权利稳定且有效期长，如果允许通过类似该案中当事人的手段规避商标法第十九条第四款的适用，恐有不法分子预先通过变更经营范围，商标被核准注册后再进行谈判兜售，导致上述条款的立法本意无法实现。

　　一般而言，社会对商标权保护力度的期待，体现在对应法律条款的制定与适用中，社会不允许某个行业、某个群体利用行业技能及相应优势来损害整体的市场竞争，进而危害经济秩序的良好运行。与普通的企业和个人相比，商标代理人既接触当事人信息，又懂商标注册申请流程，当其有不正当、不诚实的经营意图时，不需抢注完全相同的商标，其只是在类似商品或服务上申请注册与当事人特有品牌相近的商标即可起到阻挡作用。因此，笔者认为，在商标评审和法院审理中严格适用商标法第十九条第四款的规定具有必要性。